Las marcas registradas son creaciones imaginativas que no se acomodan bien a las normas comparativas de una búsqueda informática convencional.
Realizar la vigilancia de las marcas por una búsqueda informática convencional se enfrenta al riesgo de tropezar en la práctica con creaciones imaginativas que no se someten siempre a los patrones convencionales de esa búsqueda informática. En muchos casos faltan referencias comparativas para encontrar coincidencias y por ello no se detecta el riesgo de confusión del que tendrían que defenderse. En tal caso, se concede la marca solicitada a pesar de entrañar un riesgo de confusión, aunque no advertido por el programa informático convencional.
El ejemplo de la marca solicitada DULCIBOM y la anteriormente registrada SWEETYCHOC
La vigilancia convencional encuentra identidades y similitudes fonéticas, pero lo que difícilmente encuentra son parecidos conceptuales, traducidos o no a un idioma comercial, que también pueden constituir riesgo de confusión. Póngase, por ejemplo, que se solicite la marca DULCIBOM y existe anteriormente registrada la marca SWEETYCHOC. Son conceptualmente idénticas, ya que DULCI (dulce en español) equivale conceptualmente a SWEETY en inglés y BOM (bombón en español) equivale a CHOC (chocolate que es como se dice bombón en inglés), pero ningún programa informático convencional encontrará esta identidad conceptual porque faltan las referencias comparativas convencionales DULCE, SWEET, BOMBÓN y CHOCOLATE que son las que figuran en diccionarios, mientras que en su lugar estas marcas han optado por las denominaciones creativas, imaginadas DULCI, SWEETY, BOM y CHOC que por no figurar en diccionarios no pueden usarse como referentes en una búsqueda informática convencional. Para corregir este defecto habría que agregar a mano, específicamente, al listado previo de la marca vigilada SWEETYCHOC la opción comparativa DULCIBOM, así como otros posibles parecidos como por ejemplo CONFITCHOC, CONFITBOM, SWEETCHOC, SWEETBOM, DELICHOC, DELIBOM, etc., que también podrían confundirse conceptualmente, aunque se podría prescindir de otras como GOLOSINCHOC o CARAMELCHOC cuyas comparaciones resultarían vacuas por considerarse poco idóneas.
La OEPM avisa a efectos meramente informativos y según sus disponibilidades técnicas
Como la propia Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) reconoce en su Manual Informativo para los Solicitantes de Marcas, publicado por su Servicio de Información en diciembre de 2021 en su portal web, dirigiéndose a los propietarios de marcas: “Si Vd. tiene solicitada o registrada en la OEPM una marca o un nombre comercial, debe tener en cuenta que este organismo le comunicará, a efectos meramente informativos, la publicación de toda solicitud de registro de marca o nombre comercial posterior que pudiera afectar a sus derechos, que hubiera sido detectada como consecuencia de una búsqueda informática realizada de acuerdo con las disponibilidades técnicas y materiales de la OEPM”.
Pero ni la referida comunicación es vinculante, sino solo a efectos meramente informativos, ni las mencionadas disponibilidades técnicas y materiales llegan a erradicar en su totalidad el riesgo de confusión en esa búsqueda informática no apta para encontrar analogías conceptuales que enmascaran conceptos expresados a medias.
Tampoco se le puede pedir responsabilidad a la OEPM por la precariedad de su búsqueda informática, porque si a pesar de ello avisa de presuntos derechos anteriores, lo hace solo a efectos meramente informativos, sin que el propietario de la marca anterior afectada pueda contratar con la Administración Estatal la defensa del riesgo de confusión de su marca, al ser esta un bien privado legalmente protegido frente a un potencial abuso de autoridad. En consecuencia, el propietario de una marca registrada en la OEPM se encuentra legalmente indefenso en relación con el riesgo de confusión, ya que este ni puede ser detectado al 100 % por la OEPM ni en caso de advertirlo puede ser defendido mediante oposición por la OEPM. De ahí que sea más razonable que la búsqueda informática se encargue a un profesional independiente (agente de la propiedad industrial) que asegure la defensa del riesgo de confusión, a ser posible, mediante contrato. Porque esa búsqueda de derechos anteriores en el caso de las marcas es, como se ha visto, en muchos casos, imposible si se hace por un método de búsqueda informática convencional. Habría que recurrir a una vigilancia específica ©, no convencional que, partiendo de opciones comparativas previstas de antemano para cada una de las marcas vigiladas, busque coincidencias (maches) en su cruce informático con las marcas solicitadas, inversamente a como lo hace la vigilancia convencional. Los derechos de autor de esta vigilancia específica © son explotados en exclusiva por Heda Patentes y Marcas, S.L., en adelante también Heda, pudiéndose consultar para más amplia información su web.
Si el propietario de la marca anterior afectada de riesgo de confusión no formaliza oposición en su defensa, la marca solicitada aunque sea confundible no se deniega
Tal como continúa reconociendo la OEPM, dirigiéndose siempre a los propietarios de marcas registradas: “Si Vd. no formula oposición, la OEPM no podrá (por disponerlo así la vigente Ley de Marcas) denegar de oficio la nueva solicitud presentada basándose en la preexistencia de su derecho anterior”, con lo que queda sobradamente aclarado que, si no media la oposición de un propietario de un derecho anterior, no se deniega la solicitud, aunque implique riesgo de confusión. Pero como se desprende del análisis precedente, tan solo podrá encontrar riesgo de confusión con seguridad quien como Heda lleve a cabo una búsqueda informática específica ©, no convencional, que anticipe todos los aspectos comparables posibles tanto fonéticos como conceptuales traducidos o no, teniéndose muchos que insertar a mano al tratarse de creaciones imaginadas, no aptas para su comparación conceptual convencional.
¿Por qué la vigente Ley de Marcas dispone que la OEPM no podrá denegar una marca que incurra en riesgo de confusión con otra anterior si el propietario de esta no se opone?
Por preservar legalmente a un bien privado como es la marca registrada de un potencial abuso de autoridad. Según la jurisprudencia, el hecho ilícito de abusar de la autoridad se refiere a un acto que pueda resultar injusto por un desmedido uso de las facultades inherentes a la condición funcionarial que se ostenta, excediéndose, propasándose o aprovechándose de dichas facultades para llevar a cabo una actuación que no es propia o adecuada a su contenido.
La vigilancia de la marca es un deber que corresponde a su propietario en defensa de su derecho privado a no ser confundida con otra.
La OEPM reconoce por último en este mismo manual para solicitantes de marcas que “este aviso está concebido por la Ley con la única finalidad de ayudar a los interesados en la localización de nuevas solicitudes presuntamente incompatibles con derechos anteriores solicitados o registrados. La existencia de este aviso no constituye un presupuesto previo que condicione la formulación de oposiciones por los interesados, ni su inexistencia les exime del deber de vigilancia que por sí mismos tengan que desarrollar para la defensa de sus derechos”.
De esto último se desprende con nitidez que la vigilancia de las marcas es un deber que corresponde desarrollar a sus propietarios, nunca a la Administración del Estado que, por no ser competente para emprender la defensa de derechos privados protegidos frente al abuso de autoridad, no puede formalizar oposición en su defensa. Por ello, se plantea la cuestión de si merece la pena solicitar una marca directamente ante la OEPM cuando esta ni puede asegurar la detección de un derecho anterior por una búsqueda informática convencional, dada la creatividad de las marcas, ni puede formalizar oposición en su defensa. Y es que la Administración del Estado actúa simplemente como registradora de marcas, pero sin poder entrar en la defensa del riesgo de confusión que puedan entrañar dichas marcas registradas. Tampoco el propietario de una marca anterior puede quedar satisfecho con que se le “ayude” a detectar por medios informáticos convencionales, inadecuados para las marcas, derechos anteriores que legalmente no puede defender, sino que lo que de verdad necesita es detectar sin sombra de duda toda marca solicitada posteriormente que suponga un riesgo de confusión con la suya anterior, para oponerse en su defensa. Tampoco podrá reclamar daños y perjuicios si por falta de quien avisa solo a efectos informativos no llega a enterarse.
Tampoco es buena solución la de esperar a destapar ya en el mercado la marca posterior que entraña un riesgo de confusión, porque para entonces puede ser tarde para reparar daños –por ejemplo la inversión en publicidad– de una marca posterior que por riesgo de confusión con la anterior será anulada.
Heda Patentes y Marcas, S.L. explota en exclusiva los derechos de autor del programa de vigilancia específica © de marcas
Frente a ello, el programa informático de vigilancia específica ©, Copyright 2020-2022 explotado por Heda elabora un listado previo para cada marca vigilada que comprende todas las opciones comparativas posibles, muchas insertadas a mano al tratarse de marcas creativas, imaginadas, que esconden a menudo elementos conceptuales no detectables por una búsqueda informática convencional y lo cruza informáticamente con las solicitudes de marcas que obligadamente se publican a diario en los boletines nacional, comunitario e internacional. Con ello se da cabal cumplimiento al deber de vigilancia que por sí mismos han de desarrollar los propios interesados para defenderla de cualquier riesgo de confusión que señala la OEPM. Para llevar a cabo esta vigilancia específica © Heda contrata su realización con el propietario de la marca vigilada al ser la vigilancia específica © más fiable que la vigilancia convencional y pudiendo por este mismo motivo contratar dicho propietario un seguro contra el riesgo de confusión con una compañía de seguros. Esto es posible por la fiabilidad del programa de vigilancia específica ©.
Las marcas específicamente vigiladas se publican en la web de Heda como marcas seguras y con acceso a la web de cada marca registrada y vigilada
Todo aquel que se abona a la vigilancia específica © de Heda tiene derecho a insertar su marca sin coste adicional alguno en la sección de "Marcas vigiladas" de su web, con sus productos o servicios y enlace de acceso a la web de la marca vigilada. Heda pretende con ello crear una amplia base de datos que sirva para localizar marcas seguras, exentas de riesgo de confusión y con acceso a los productos o servicios que ofrecen, que puedan buscarse por orden alfabético bien de las marcas o de sus productos/servicios.